张立得 牛继梅
制备方法是通过设置工艺条件，并经过多个工艺步骤，最终将原料物质转化为产品的过程，在产品能够从专利法意义上得到确定的前提下，上述制备方法中的三个技术特征——原料物质、工艺步骤以及工艺条件——实际可构成一个清楚、完整以及可实施的技术方案。因此，对于制备方法的改造，一般体现在原料的选取、工艺步骤的改进、工艺参数的优化以及全新制备线路的开发等方面①张清奎. 化学领域发明专利申请的文件撰写与审查（第2 版）[M]. 北京：知识产权出版社，2004：3.，从而进一步形成了专利申请人所要求保护的技术方案——制备方法发明。
由于制备方法的本质目的是获得产品，因此在制备方法发明的专利申请文件中，专利申请人一般倾向于仅将产品的制备过程（改进后的技术方案）进行完整描述，往往对产品用途忽视记载。就目前的审查形式来看，这种情况能够影响到制备方法发明的可专利性（一般指技术方案的新颖性、创造性以及实用性②伍春艳，焦洪涛. 从Myriad 案看人体基因的专利适格性[J]. 电子知识产权，2014（4）：39-43.），从而致使专利申请被驳回的概率大幅增加。需要注意的是，尽管审查形式并不倾向于对含有此类缺陷的专利予以授权，但是，未在制备方法发明中记载产品用途的情形依旧时有发生。基于此，本文将结合《专利法（2020）》（以下简称“《专利法》”）以及《专利审查指南（2020）》（以下简称“《指南》”）的相关规定和解释对产品用途被忽视记载的原因进行揭示，并围绕审查实践阐述当前的审查观点，以及产品用途记载缺失的情形是否还触及了尚未被揭示过的其他可专利性因素。
对于制备方法发明而言，专利申请文件应当清楚、完整地记载产品的制备过程，包括原料物质、工艺步骤以及工艺条件，以使要求保护的技术方案达到本领域技术人员可以实施的标准，并解决相应的技术问题，从而满足制备方法发明充分公开的基本要求。这既符合《专利法》第二十六条第三款的规定，也与《指南》第二部分第十章第3.2 节对方法发明充分公开的解释相契合。尤其需要指出的是，《指南》在对制备方法发明充分公开的解释中还做了一项重要补充：“必要时还应当记载方法对目的物质性能的影响”。该项补充对专利申请文件的公开程度起着决定性作用，但却并不显见，因为《指南》并未对这种必要性作出充分解释。实际上，该项补充是要求本领域技术人员可以毫无疑义地从现有技术中获知产品的用途，否则，专利申请文件就有记载产品用途的必要性。专利申请人一般均是依据《专利法》和《指南》的规定来进行专利申请文件的撰写，当上述补充内容未被《指南》进行充分解释时，将会导致专利申请人对此处的理解模棱两可，甚至于忽视其记载的必要性，从而造成在专利申请文件中缺乏记载产品用途的情况。
此外，专利申请在实质审查中被国家知识产权局予以驳回的条件是该专利申请存在实质性缺陷，并明确触及了《专利法》中的相关法条。关于产品用途未在制备方法发明中记载的情形，《指南》的上述规定和解释意在引导人们将其视为一种公开不充分的缺陷，而公开不充分则意味着要求保护的技术方案不符合《专利法》第二十六条第三款的规定，未达到清楚、完整地记载以及能够被本领域技术人员实施的标准。然而，在制备方法发明中，制备方法是专利申请人所实际要求保护的技术方案，在原料物质、工艺步骤以及工艺条件得到清楚、完整记载的条件下，其制备方法完全可以被本领域技术人员实施并获得相应产品，而并不依赖于产品用途的记载。因此，在不影响制备方法实施的情况下，将产品用途缺乏记载的情形推定为制备方法的公开不充分，似乎并不恰当，也未能与《专利法》的规定相契合。这在专利申请文件的撰写实践中催生了一个疑问：产品用途并不影响制备方法的实施和公开程度，其在说明书中的记载还是否存在必要性？《指南》亦未在行文中对其作出任何解释和补充，这是导致专利申请人未对产品用途引起重视的另一个重要因素。
上述因素容易导致专利申请人抱有侥幸心理。为了提高专利申请速度，在产品得到制备后，而不再对其产品用途进行研究和揭示，导致了产品用途在说明书中疏于记载的情况发生。实质审查程序中，审查员并不会因为《指南》缺乏充足的解释而将这一问题进行搁置，其具备法律效力的审查结论更是将产品用途缺乏记载的情形从众多的实质性缺陷问题中凸显了出来。
将产品用途的记载缺失认定为申请文件的公开缺陷，是《指南》的潜在倾向。然而，由审查员主导的实质审查程序是一个能动的审查过程，具有较强的主观性，其将这一倾向进行了独辟蹊径地转化，以区别于公开程度的其他可专利性因素来对发明的技术方案进行评价，从而形成了一种影响广泛的审查观点——制备方法存在创造性缺陷，并为众多的审查员所采用。
（一）从案例中提取审查观点
案例涉及发明专利201810730891.4 的审查过程。其中，涉案专利的主题名称为“一种四氢喹啉螺环己二烯酮骨架化合物的合成方法”，申请日为2018 年7月5 日，该专利最终被国家知识产权局驳回，驳回理由总结如下：
涉案专利申请保护一种四氢喹啉螺环己二烯酮骨架化合物的制备方法（有机合成方法），其在申请文件中并未记载化合物的生物活性实验，因此不能确定其具有何种用途，此外，申请人也未能提供与其骨架结构相似的化合物，以及相似化合物的用途。对于化合物的制备方法发明而言，产物是方法权利要求的技术特征之一，对产物的充分公开是方法充分公开的必要前提。即使制备方法确实具有操作简单、收率较高的特点，但是制备方法本身是为了用来制备获得产品，如果不能确定产品具有何种性能或者用途，能够解决何种产业上的技术问题，那么制备方法本身也不能被认为是解决了产业上的技术问题。在没有产生有益效果的基础上，涉案专利不具备突出的实质性特点和显著的进步，不具备《专利法》第二十二条第三款规定的创造性。
从上述案例中可提取出两个重要的判别信息：Ⅰ.在制备方法发明中，产物是方法权利要求的技术特征之一，对产物的充分公开是方法充分公开的必要前提；
Ⅱ.制备方法所解决的技术问题因产品用途未公开而得不到确定，从而，制备方法的有益效果也无法被落实。
基于上述两个判别信息认定涉案专利存在创造性缺陷，其逻辑思维大致如下：从产品用途是否被公开的事实来推定制备方法是否具备有益效果，而有益效果的存在与否意味着发明是否取得显著的进步。这里需要注意的是，整个判定过程虽然并不涉及创造性的另外一个要件——突出的实质性特点，但是，技术方案相对于现有技术若不具备显著的进步，依旧可以推定其创造性存在缺陷，而不必再去审查技术方案相对于现有技术是否具备突出的实质性特点。
上述推定逻辑在制备方法发明的实质审查中屡屡受到重用，进而在面对产品用途缺乏记载的情形时，逐渐演变成一种主流的审查观点，该观点倾向于将此类情形定性为技术方案的创造性缺陷。专利申请人对于这种审查观点和推定逻辑往往束手无策，并难以从法条和理论上获得足够的支持来应对这种审查结论。
（二）上述审查观点的解释障碍
将产品用途的缺失推定为制备方法的创造性缺陷，似乎并不是一个浅显易懂的审查结论，其主要存在三方面的解释障碍：
1.产品用途游离在制备方法的实施范围之外
产品用途是产品与生俱来的性质。首先，产品用途并不参与产品的确定过程，例如，依据紫外、红外、核磁共振以及质谱等技术可实现阿司匹林的结构鉴定，而并不需要本领域技术人员知晓其用途。其次，产品用途不会因为制备产品的方法不同而存在差别，例如，阿司匹林的镇痛作用不会因为制备它的方法不同（天然产物提取或有机合成等）而发生改变。至于产品能够具备多少种用途是由产品本身决定的，需要人们去发掘，而不是由制备方法所决定的。
制备方法并不能决定产品的用途，而在制备方法发明中，产品用途的记载与否，也不影响本领域技术人员依据发明内容实施该制备方法并获得发明所述的产品。此时，会有一种论断产生——既然产品用途不参与产品的制备过程，亦不干预产品的确定过程，那么，产品用途实际并不构成制备方法中的技术特征，从而游离在技术方案的实施范围之外。这就令上述审查观点的恰当性存在可以争辩的地方：一个游离在技术方案实施范围之外的特征，还能否用于评价技术方案的创造性？
2.制备方法所要解决的技术问题未包含产品用途
对制备方法进行发明创造的目的，大致可体现为两种技术效果：（1）提高旧产品的产能；
（2）为了获得一种新产品。上述两种技术效果的实现，依赖于相应技术问题的解决，因此，根据技术效果可将制备方法发明所要解决的技术问题划分为两类情形：（1）旧产品的产能低下，不能满足社会的需求；
（2）旧产品无法应用于新的需求环境。对于技术问题（1）的解决，需要将现有技术（现有的制备方法）进行改造，以实现旧产品在产能上的提高，包括提高产率、缩减工艺流程以及降低成本等等。对于技术问题（2）的解决，需要制备一种新产品来替代旧产品以适应新的需求环境。
上述两类技术问题均不涉及产品用途，这是因为，制备方法只能用于制备产品，而不能用于制备产品的用途。进一步讲，产品用途是人们在获得产品之后的又一次发明创造，其并不必然伴随着制备方法的改进而从产品中被发现。从技术问题的角度来讲，产品用途是产品所要解决的技术问题，而非制备该产品的方法所要解决的技术问题。因此，对于制备方法发明而言，无论是提高了旧产品的产能，还是获得了一种新的产品，均是解决了现有技术所不曾解决的技术问题，从而取得了现有技术所不曾取得的技术效果。
3.产品用途在各类发明中的参与身份不同
与产品用途相关联的发明，有三种类型：（1）产品发明；
（2）用途发明；
（3）制备方法发明。在这三种类型的发明中，产品用途所实际充当的身份并不相同。在产品发明中，产品是要求保护的技术方案，被归属于技术特征，而产品用途被归属于技术方案的技术效果。在用途发明中，产品和产品用途共同构成要求保护的技术方案，两者被归属于技术特征，同时，产品用途还被归属于技术方案的技术效果。在制备方法发明中，由于产品用途游离在制备方法的实施范围之外，又未包含在制备方法所要解决的技术问题之内，因此，产品用途既不归属于技术方案中的技术特征，也不归属于技术方案的技术效果。产品用途在各类发明中的参与身份，如图1 所示。
图1 产品用途在各类发明中的参与身份
根据《专利法》第二十二条第三款的规定，发明的创造性取决于两个构成要件：突出的实质性特点和显著的进步。上述两个构成要件在《指南》第二部分第四章第2.2 节和2.3 节中被具体解释为：相对于现有技术而言，发明是非显而易见的，并能够产生有益的技术效果。其中，非显而易见可通俗地理解为，对于技术方案的构思，不能从现有技术中获得相应技术特征的技术启示。因此，一项内容如果被纳入发明的创造性评价体系，就意味着，该内容要么归属于技术方案中的技术特征，用以评价发明是否具备突出的实质性特点，要么归属于技术方案所取得的技术效果，用以评价发明是否具备显著的进步，否则，该内容将不适合参与发明的创造性评价。
从创造性的角度来讲，产品用途可以作为技术效果来评价产品发明的创造性，也可以作为技术特征和技术效果来评价用途发明的创造性，但是，由于产品用途既不属于制备方法的技术特征也不属于制备方法的技术效果，那么，其还能否参与制备方法发明的创造性评价？
（三）审查观点的合理性分析——技术效果的有益性发生灭失
从涉案专利（201810730891.4）的审查观点来看，产品用途显然是被纳入了制备方法发明的创造性评价体系，而且是以“显著的进步”这一创造性的构成要件为理由，直接指向制备方法的技术效果存在实质缺陷。上文已经给出这种审查观点在解释上存在一些障碍：产品用途的游离性导致其既不归属于制备方法的技术特征也不归属于制备方法的技术效果，从而致使产品用途难以直接性地参与制备方法的创造性评价。但是，这种解释障碍似乎并未影响实质审查程序对此类案件（产品用途在制备方法发明中记载缺失的情形）的定性，究其原因在于，上述审查观点实际存在成立的理由，其恰当性体现在：产品用途可以通过影响技术效果——“获得产品”或“提高产能”——的有益性来间接影响制备方法的创造性，这是至为关键的一点，而且存在理论基础——《指南》在第二部分第四章第2.3 节中对“显著的进步”进行解释时，明确将技术效果限定为“有益的技术效果”，即技术方案所取得的技术效果应当具备有益性。
就技术效果而言，能够获得一种新产品或者提高旧产品的产能，自然是由制备方法发明取得了现有技术所不曾取得的技术效果，但是，产品用途的记载缺失，将可能致使本领域技术人员根据说明书的内容推断不出产品的有益性，从而导致制备方法在任何改进的情况下都是无益于社会的选择。从这一点分析来看，未在说明书中记载产品用途，将导致制备方法发明中技术效果的有益性发生灭失。
技术效果有益性的灭失可因产品的新旧属性划分为两种情形：（1）当产品为新产品时，制备方法以“获得这种新产品”为技术效果的落脚点，由于该新产品具备开拓性，不曾在现有技术中存在过，因此，未将产品用途在说明书中记载，将直接导致技术效果的有益性发生灭失。（2）当产品为旧产品时，制备方法以“提高旧产品产能”为技术效果的落脚点，一般情况下，旧产品的用途已被现有技术所记载或公开，如果未被现有技术所记载或公开，而制备方法发明中又缺乏对该旧产品的用途记载，那么如上所述，产品的无益将导致产能的无益，从而间接导致技术效果的有益性发生灭失。
不难发现的是，产品用途在制备方法发明中的记载缺失会引发一连串的多米诺骨牌效应。产品的有益性、技术效果的“显著的进步”性以及制备方法的创造性，将依次被这种记载缺陷而推倒，最终发生灭失，这不仅与《指南》对创造性的补充和解释相吻合，而且也较为符合《专利法》第二十二条第三款的规定。如上分析，将产品用途缺失推定为制备方法创造性缺陷的审查观点具备相当程度的合理性，只不过，这种合理性被上述三种解释障碍所掩盖，其恰当性未能在审查意见中被充分而明显地体现出来，从而给专利申请人带来诸多困惑。这种现象是较为少见的，因为它是由技术方案实施范围之外的记载缺陷引发了技术方案本身的实质性缺陷。
（四）实质审查对公开程度所持有的审慎态度分析
《指南》潜在地引导人们将产品用途当作制备方法发明充分公开的必要条件，这在上文中已作出简要分析。在上述涉案专利（201810730891.4）的审查意见中，审查员亦指出，“产物是方法权利要求的技术特征之一，对产物的充分公开是方法充分公开的必要前提”（判别信息Ⅰ）。从形式上看，判别信息Ⅰ与《指南》的规定相吻合。然而，在实际的审查意见中，审查员并未将判别信息Ⅰ放大为制备方法的公开不充分，也未以该理由来对涉案专利进行驳回。审查员的这种审慎态度值得关注和分析，其产生原因尚不明确，但可以从充分公开的立法本意为出发点来试图作一些微小阐释，从而进一步考量审查员在面临此类案件时的顾虑以及采取这种审慎态度的成因。
1.充分公开的立法本意
有些专利申请人为了防止他人在日后的侵权实施，故意省略技术方案中的某些必要技术特征，但这样一来也会导致自己的技术方案存在逻辑瑕疵，有效性无法得到验证，在此基础上，我国《专利法》确立了“以公开换保护”的立法宗旨。在这个立法宗旨中，充分公开是核心要素③李微，权桂英，陈怡欣，等. 实用性和公开不充分法条适用的一些思考[J]. 中国发明与专利，2019，16（S2）:151-153.，它要求专利申请人对技术方案的内容应当作清楚、完整的描述，达到本领域技术人员能够实施的标准，以确保专利在授权后能够随时被应用，而不能出现卡壳的情况，这是有利于社会进步和发展的。由此可见，对于充分公开的立法本意，实质在于技术方案的“能够实施”④韩镭，刘瑞斌. 浅析技术事实存在疑点的专利申请审查中法条的竞合适用[J]. 中国发明与专利，2019（12）：109-111.，而不对其他因素做过多要求，这也与《专利法》第二十六条第三款的规定相契合。从立法本意的角度来讲，在原料物质、工艺步骤以及工艺条件得到清楚、完整描述的基础上，产品用途的记载缺失不再影响制备方法的实施过程，从而与制备方法的公开程度无关。可能也是出于这方面的顾虑，审查员在上述案例中采取了严谨而审慎的态度，并未轻易地引用《专利法》第二十六条第三款的规定将制备方法认定为不能实施的缺陷。
2.充分公开的狭义与广义
从上述分析来看，将产品用途记载缺失的情形推定为制备方法的公开不充分，似乎并不恰当，审查员对此亦是持有审慎态度。那么，在影响了制备方法发明的授权前景后，这种记载缺陷该如何被定义和界定呢？这里需要引入两个新概念：广义充分公开和狭义充分公开。狭义充分公开指的是专利申请文件所实际要求保护的技术方案达到清楚、完整以及能够被本领域技术人员实施的标准，其范畴仅限于要求保护的技术方案。广义充分公开涉及专利申请文件的全面公开，其范畴广阔，不仅包括狭义充分公开，而且还对狭义充分公开（技术方案实施范围）之外的内容记载和描述有所要求。
对充分公开的狭义要求与其立法本意相吻合，它是一个技术方案赖以被本领域技术人员顺利实施的基础，并以《专利法》第二十六条第三款为审查基准，在实质审查程序中属于决定性的构成要件。而狭义充分公开之外的内容，其公开程度往往与事实认定（案例或者技术效果的真假判定等）有关，属于补充性的构成要件，并不能影响技术方案的实施，因此与《专利法》第二十六条第三款的审查基准相剥离。
在制备方法发明中，对原料物质、工艺步骤以及工艺条件的清楚记载，有利于制备方法的顺利实施，因此属于狭义充分公开。产品用途并非制备方法发明所实际要求保护的技术方案，又由于其游离在制备方法的实施范围之外，因此，对于产品用途的记载应当归属于狭义充分公开之外的广义充分公开的范畴。在与《专利法》第二十六条第三款剥离后，这种被界定为狭义充分公开之外的记载缺陷，并不存在直接适用的法条，从而导致此类缺陷的法条适用困难。这恐怕也是审查员在案件定性过程中对公开程度持有审慎态度的成因所在。
在这种情况下，为了凸显产品用途缺失给制备方法发明所造成的不可专利性，审查员采取了“转化策略”，将产品用途的记载缺陷转化为技术方案的实质性缺陷，从而在《专利法》中找到与之相适用的法条，驳回涉案专利，这在推定逻辑上并无瑕疵。
就制备方法发明而言，在法条支撑足够清晰和明确的情况下，将产品用途记载缺失的情形定性为制备方法的创造性缺陷，不失为一种恰当的审查结论。毕竟，创造性是发明能够与现有技术相区别的重要指标，在可专利性因素中占有绝对比重，因其凸显了一定程度的技术贡献，在实质审查程序中被当作审查的侧重点和着力点，于情于理均无可厚非。但是，这种审查观点的影响力过深，以至于其他实质性条件——主要是指新颖性和实用性——在制备方法发明的授权评价中被衬托为细枝末节，未能被充分地考究和探讨。
如果对上述涉案专利（201810730891.4）进行深入分析，就会发现，产品用途在说明书中的记载缺失还导致了制备方法的其他可专利性缺陷——不具备实用性，而这一缺陷尚未在审查实践中被很好地揭示出来，从而处于被长期忽略的状态，难以在实质审查的实践中形成一种广泛而明确的认知。
在《专利法》第二十二条第四款中，实用性被定义为“能够制造或者使用，并且能够产生积极效果”，其涵义表示较为简单，理解起来略为生涩。《指南》第二部分第五章第2 节对实用性的涵义进行了细致的补充和解释，其指出，“授予专利权的发明或者实用新型，必须是能够解决技术问题，并且能够应用的发明或者实用新型”，着重凸显“技术问题的解决”和“应用的可能性”，在其给出的几种不具备实用性的主要情形中，与“技术问题的解决”和“应用的可能性”最相关的是“无积极效果”（《指南》第二部分第五章第3.2.6 节），该情形被进一步被解释为“明显无益、脱离社会需要的发明专利申请的技术方案不具备实用性”。
将实用性着眼于上述规定和解释的话，产品用途的记载缺失会首先致使产品丧失实用性，因为本领域技术人员依据说明书的内容并不能掌握和了解产品的应用价值所在，从而使产品得不到有效使用，丧失了产生积极效果的可能。从这一个角度出发，再来思考一个问题：如果产品不具备实用性，那么，制备该产品的方法又能体现出怎样的价值和意义呢？显而易见的是，当产品不能被本领域技术人员所应用并产生价值时，其制备方法自然也是无益的，尽管它相对于现有技术可能获得了新产品，或者取得了较高的产率，但是，它脱离了社会的需要，无法被推广和应用，从而并没有实际的存在价值和意义，因此也不具备实用性。
将上文的内容进行归纳，其结论是，产品用途的记载缺失会致使制备方法发明存在三个突出问题：（1）存在实用性缺陷；
（2）存在创造性缺陷；
（3）未达到广义充分公开的标准。其中，问题（1）和（2）列属于技术方案的缺陷，问题（3）列属于专利申请文本的缺陷。
关于问题（1）和（2），将制备方法推定为实用性缺陷，从表面上看是对审查结论的一种补充，却实际导致了一个问题：在产品用途发生记载缺失时，实用性条款与创造性条款将会潜在地竞争解释这一记载缺陷，争夺成为法条适用基础。这种现象在实质审查中被称为“法条竞合”——相同法律事实适用不同法律条款⑤宋岩. 专利实用性与充分公开的竞合适用问题浅析[J]. 知识产权，2015（12）：89-94.。
关于问题（3），实质审查程序对专利实质条件（公开程度、新颖性、创造性以及实用性等）的评价一般均基于技术方案本身进行，而产品用途的记载缺失归属于广义的公开缺陷，其并未涉及制备方法（技术方案）的实施过程，因此对制备方法的狭义公开构不成显要影响，从而在《专利法》中难以获得适用基础，只有将其转化为技术方案的实质性缺陷，才能为这种广义的公开缺陷找到合适的法条依据；
由于制备方法的实用性缺陷和创造性缺陷是由这种广义的公开缺陷转化而来，两者在层级上存在递进关系，因此，这种广义上的公开缺陷并不重复与技术方案的实质性缺陷构成法条竞合。进而，在产品用途记载缺失的案例中，能够实际构成法条竞合的是制备方法的实用性和创造性。
（一）法条竞合的弊端
在制备方法的实用性缺陷被揭示出来后，其适用条款（实用性条款）将存在与创造性条款竞合适用产品用途记载缺失的可能，这种潜在的竞合现象会在整个实质审查程序中形成一些弊端，对实质审查部门内部和外部均造成一定影响。
1.内部影响
由于审查员之间存在不同的审查思维，上述潜在的法条竞合现象，将可能导致审查员在实质审查程序中给出不同的审查观点，有的倾向于将此类情形定性为制备方法的创造性缺陷，有的则倾向于实用性缺陷，其最终结果往往表现为两个方面：一方面，审查员基于同一种事实缺陷表达了不同的审查观点，从而致使审查标准出现不统一的现象；
另一方面，将可能导致其他审查员在适用条款上犹豫不决，加重审查负担和意见分歧。
2.外部影响
适用标准的分歧容易给专利申请人带来困惑，反复纠结于审查观点的标准性和恰当性，从而降低了审查意见的答复效率，耗费了大量时间和精力，不利于实质审查程序的整体节约。
（二）竞合类型及其成因
由技术方案实施范围之外的公开缺陷引发技术方案的实质性缺陷——丧失创造性和实用性，是本文列举的一种较为特殊的因果关系，它促使创造性条款和实用性条款竞争成为这种公开缺陷的法条适用基础，并表现出了一种法条竞合现象。实际上，这种就同一实质缺陷适用不同法律条款的情形并非偶然，在实质审查程序中也不罕见，被较多学者所阐述和探讨过，并表现为众多的竞合类型。除本文所揭示的竞合关系之外，还集中体现在如下几种情形：（1）充分公开与实用性的竞合⑥徐趁肖，邓学欣，熊茜，等. 关于实用性和公开不充分的法条适用探讨[J]. 中国发明与专利，2012（11）：98-100.；
（2）“不支持”与创造性的竞合⑦陈尧，王欣. “不支持”与创造性竞合的审查策略研究[J]. 中国发明与专利，2012（11）:101-104.；
（3）充分公开与创造性的竞合⑧孙平，马励. 从一个案例看公开充分、实用性和实用性的适用[J]. 中国发明与专利，2013（03）：78-82.。
竞合现象在专利实质审查中的成因并不单一，其存在多种多样的诱发因素，被诟病最多的莫过于法条在涵义上的重叠，例如，充分公开、创造性以及实用性在法条释义中均要求技术方案应当取得相应的技术效果，当专利申请文件未记载技术方案的技术效果时，就会导致充分公开、创造性以及实用性这三项条款的竞争适用。除此之外，如本文所述涉案专利（201810730891.4），当产品用途缺乏记载时，会导致制备方法中技术效果的有益性丧失，并且使制备方法脱离社会需要，触及创造性条款和实用性条款中不相重叠的涵义内容，从而也能诱导竞合现象的产生。
（三）竞合适用的解决方法
根据各实质条件的立法本意来对其条款中的涵义表示进行修改和调整，是当前学者对于解决竞合适用问题的基本建议，例如，在《专利法》中删除“并且能够产生积极效果”的表述，以符合实用性的立法本意，来避免实用性与充分公开在涵义上的重叠与冲突⑨宋岩. 专利实用性与充分公开的竞合适用问题浅析[J]. 知识产权，2015（12）：89-94.。由于竞合现象的构因存在多种因素，此类建议也只能将各实质条件在涵义上去重叠化，避免各实质性条款因涵义重叠而引起的法条竞合，但却难以消除其他因素在诱导形成法条竞合中的作用。就本文所公开的涉案专利（201810730891.4）而言，产品用途的记载缺失并未触及实用性与创造性中相重叠的涵义要件，因此，即便两个实质条件在涵义上去重叠化后，也影响不了两者对法条适用基础的争夺。
值得注意的是，《指南》在对各项实质性条款进行解释的行文中，潜含了一种解决机制：实质条件在审查中存在先后顺序。此种解决机制来源于《指南》在第二部分第五章第3 节的一项规定：“发明或者实用新型专利申请是否具备实用性，应当在新颖性和创造性审查之前首先进行判断。”众所周知，创造性评价仅涉及与现有技术的对比，而新颖性评价不仅涉及与现有技术的对比，还涉及与抵触申请的对比，因此，在实质审查程序中，对于技术方案新颖性的审查向来要早于创造性的审查。如此一来，与可专利性相关的条款被《指南》的上述规定做了清楚的安排：在审查顺序上，依次为实用性、新颖性和创造性。这种制度安排并不能从根源上消除法条竞合现象，却为实质审查树立了统一的流程和标准，缓解了审查员的审查负担，有利于程序节约。
（四）涉案专利优先适用于实用性条款
在涉案专利（201810730891.4）的实用性缺陷被揭示出来后，其适用条款与创造性条款之间存在竞合冲突是在所难免的，为了消除内部和外部影响，实现审查标准的统一，实质审查程序有必要在两者之间作出抉择。从判定过程的复杂程度来看，将制备方法定性为创造性缺陷，存在一个多米诺骨牌式的推导过程——其以“产品用途缺乏记载”为着陆点，渐次推导为“产品丧失有益性”“制备方法丧失技术效果的有益性”，从而最终将制备方法认定为“不具备创造性”。这种推导过程虽然恰当但较为繁琐，给审查外部带来一定的理解障碍，不易被本领域技术人员所认知和信服。相比之下，将制备方法定性为实用性缺陷，则是一个较为简洁的推导过程。其将“产品不实用”直接推导为“制备方法脱离社会需要”，这种推导过程直观、奏效，能够化繁为简，在程序操作上更为节约。因此，在上述法条适用基础均恰当的情况下，实质审查程序应当避繁就简，将实用性条款作为此类情形的适用对象。不仅如此，由于对技术方案的实用性审查本身要优先于创造性审查，因此，从实质条件的审查顺序来看，对涉案专利的缺陷认定也应当倾向于首先适用实用性条款。
因产品用途不参与制备方法的实施过程，其记载缺失并不能适用于《专利法》第二十六条第三款的规定。这种法条适用的困境促就了此类缺陷在审查实践中的转化，并以制备方法缺乏创造性为结论，形成了一种影响广泛的审查观点。不过，将产品用途的记载缺失认定为制备方法的创造性缺陷，其推定过程繁杂，虽然合理但却存在一定的解释障碍，需要在审查标准中予以重新审视。在此情形下，制备方法的实用性缺陷被揭示了出来，其适用条款与创造性条款之间明显就同一事实缺陷构成竞合适用现象，其适用标准的分歧亟需实质审查程序予以解决。以《指南》对实质条件审查顺序的规定，应当将实用性条款优先作为此类缺陷的适用基础。值得一提的是，将产品用途的记载缺失推定为制备方法的实用性缺陷，并未被此前的审查实践予以明确揭示，有待于进一步的认知和考证。但无论如何，产品用途的记载缺失终究是专利申请文本在广义上的公开缺陷，影响制备方法发明的授权前景，因此，在制备方法发明的撰写实践中，专利申请人应当尽可能清楚地在说明书中记载产品的用途，以避免上述情形的 发生。
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